新 修改 的 《 专利审查 指南 》 将 于 2019 年 11 月 1 日起 施行 ， 为 更好 地 引导 专利申请 和 审查 实践 ， 现对 本次 指南 修改 的 主要 内容 进行 介绍 和 解读 。
一 、 修改 背景
为 深入 落实 习近平 总书记 关于 “ 提高 知识产权 审查 质量 和 审查 效率 ” 的 重要 指示 ， 全面 贯彻 国务院 深化 “ 放管服 ” 改革 的 具体 部署 ， 国家知识产权局 启动 了 《 专利审查 指南 》 （ 下称 《 指南 》 ） 修改 工作 。 此次 修改 充分考虑 了 新 技术 快速 发展 的 需要 ， 积极 回应 了 创新 主体 对 审查 规则 和 审查 模式 的 新 诉求 ， 认真总结 了 审查 工作 中 的 有益 经验 ， 同时 也 对 现行 规定 中 的 不 清楚 事项 进行 了 澄清 和 优化 ， 力图 实现 提高 审查 质量 和 效率 、 支撑 创新 驱动 发展 的 目标 。
二 、 修改 过程
2017 年底 我局 启动 《 指南 》 完善 性 修改 工作 。 在 充分 调研 社会 主体 需求 、 总结 审查 实践 问题 的 基础 上 ， 形成 《 专利审查 指南 （ 征求意见 稿 ） 》 ， 并于 2019 年 4 月 4 日至 5 月 5 日向 社会 公开 征求意见 。 在 收到 意见 后 ， 经 整理 、 归纳 、 分析 和 论证 ， 对 合理 意见 予以 采纳 ， 并 据此 对 草案 作 进一步 修改 完善 ， 形成 了 《 专利审查 指南 修改草案 （ 送审稿 ） 》 。 2019 年 8 月 ， 《 国家知识产权局 关于 修改 〈 专利审查 指南 〉 的 决定 》 经 审议 通过 ， 于 2019 年 9 月 23 日 由 国家知识产权局 第三 二八 号 公告 发布 。 新 修改 的 《 专利审查 指南 》 将 于 2019 年 11 月 1 日起 施行 。
三 、 修改 内容
（ 一 ） 关于 发明专利 申请 初步 审查 相关 内容 的 修改
1 . 明确 按 审查 意见 提出 再次 分案 申请 的 递交 时间 （ 第一 部分 第一章 第 5.1 . 1 节 （ 3 ） ）
《 指南 》 修改 进一步 明确 按 审查 意见 提出 再次 分案 申请 的 递交 时间 应当 以该 存在 单一性 缺陷 的 分案 申请 为 基础 审核 ， 并且 进一步 简化 再次 提出 分案 申请 的 手续 ， 取消 了 提交 审查员 发出 的 指明 了 单一性 缺陷 的 审查 意见 通知书 或者 分案 通知书 的 复印件 的 要求 。
修改 解读
现行 《 指南 》 规定 申请人 需要 针对 分案 申请 再次 提出 分案 申请 的 ， 再次 提出 的 分案 申请 的 递交 时间 仍 应当 根据 原 申请 审核 ， 但是 因分案 申请 存在 单一性 的 缺陷 ， 申请人 按照 审查员 的 审查 意见 再次 提出 分案 申请 的 情况 除外 。 这一 “ 除外 ” 情形 是 考虑 到 再次 提出 分案 申请 时原 申请 可能 已 授权 或 已 失效 ， 在 审查员 指出 分案 申请 存在 单一性 缺陷 的 情况 下 ， 为 维护 申请人 的 权益 ， 再次 分案 的 递交 日 不再 根据 原 申请 审核 。 但是 由于 此处 的 “ 除外 ” 未 具体 明确 再次 分案 申请 递交 时间 的 审查 标准 ， 实践 中 对此 产生 了 两种 不同 的 理解 ， 一种 观点 认为 只 需要 提交 审查员 发出 的 指明 了 单一性 缺陷 的 审查 意见 通知书 或者 分案 通知书 的 复印件 ， 而 不 需要 审核 针对 的 分案 申请 的 状态 ， 另 一种 观点 认为 不仅 需要 提交 相关 复印件 ， 还 需要 审核 针对 的 分案 申请 的 状态 ， 这 也 造成 了 审查 标准 执行 不 一致 的 情形 。 《 专利法 实施细则 》 第四十二条 第一款 规定 ， “ 一件 专利申请 包括 两项 以上 发明 、 或 实用新型 或者 外观设计 的 ， 申请人 可以 在 本细则 第五十四条 第一款 规定 的 期限 届满 前 ， 向 国务院 专利 行政部门 提出 分案 申请 ; 但是 ， 专利申请 已经 被 驳回 、 撤回 或 视为 撤回 的 ， 不能 提出 分案 申请 。 ” 这一 规定 无论是 分案 申请 ， 还是 针对 分案 申请 再次 提出 分案 申请 都 应该 遵守 。 因此 为了 进一步 明确 审查 标准 ， 统一认识 ， 消除 分歧 ， 此次 修改 明确 了 “ 再次 提出 分案 申请 的 递交 时间 应当 以该 存在 单一性 缺陷 的 分案 申请 为 基础 审核 。 不 符合规定 的 ， 不得 以该 分案 申请 为 基础 进行 分案 ” 。 此外 ， 为了 贯彻落实 国务院 “ 放管服 ” 决策 部署 ， 此次 修改 进一步 简化 了 再次 提出 分案 申请 的 手续 ， 取消 了 提交 审查员 发出 的 指明 了 单一性 缺陷 的 审查 意见 通知书 或者 分案 通知书 的 复印件 的 规定 ， 进一步 简化 了 再次 提出 分案 申请 的 手续 ， 减轻 了 申请人 提交 相关 文件 的 负担 。
2 . 修改 分案 申请 的 申请人 和 发明人 的 相关 规定 （ 第一 部分 第一章 第 5.1 . 1 节 （ 4 ） ）
《 指南 》 修改 明确 有 资格 提出 分案 申请 的 申请人 应当 是 提出 分案 申请 时原 申请 的 申请人 ， 针对 分案 申请 提出 再次 分案 申请 的 申请人 应当 是 该 分案 申请 的 申请人 。 同时 为 使 相关 规定 更加 清晰 完整 ， 还 增加 了 再次 分案 申请 的 发明人 应当 是 该 分案 申请 的 发明人 或者 是 其中 部分 成员 的 规定 。
修改 解读
现行 《 指南 》 中 规定 分案 申请 的 申请人 应当 与 原 申请 的 申请人 相同 ， 不 相同 的 ， 应当 提交 有关 申请人 变更 的 证明 材料 。 而 实际操作 中 ， 分案 申请人 会 提交 由 双方 签字 的 转让 证明 ， 来 完成 分案 申请 权 的 转移 ， 而 并 不 按照 一般 权利 转移 的 规定 提交 “ 著录 项目 变更 申报 书 ” 。 因此 在 审查 证明文件 之后 ， 如 无 其他 缺陷 ， 审查员 直接 向 分案 申请 的 申请人 发出 发明专利 申请 初步 审查 合格 通知书 ， 而 不再 向 原 申请 的 申请人 发出 任何 通知 。 这样 会 导致 原 申请 的 申请人 无法 获知 其分案 申请 的 情况 ， 给予 伪造 分案 申请 可乘之机 ， 极大 地 损害 了 申请人 的 利益 。 因此 ， 此次 修改 明确 只能 由原 申请 的 申请人 提交 分案 申请 ， 而 当 需要 变更 申请人 时 ， 则 必须 办理 著录 项目 变更 手续 ， 从而 有效 地 保障 申请人 的 利益 。
3 . 修改 权利 转移 相关 证明文件 的 规定 （ 第一 部分 第一章 第 6.7 . 2.2 节 （ 2 ） ）
为 确保 转让 或 赠与 合同 是 当事人 真实 意思 的 表达 ， 《 指南 》 修改 进一步 明确 转让 或者 赠与 合同 应当 由 双方 签字 或者 盖章 ， 同时 列举 了 必要 时 需要 提交 主体资格 证明 的 情形 ， 例如 有 当事人 对 专利申请 权 （ 或 专利权 ） 转让 或者 赠与 有 异议 的 等 。
修改 解读
首先 ， 根据 《 合同法 》 和 《 专利法 》 的 相关 规定 ， 转让 或者 赠与 专利申请 权 （ 或 专利权 ） 的 ， 当事人 应当 订立 书面 合同 。 在 《 指南 》 中 明确 转让 和 赠与 合同 应当 由 双方 当事人 签字 或者 盖章 ， 这一 规定 与 审查 实践 一致 。 其次 ， 专利申请 权 （ 或 专利权 ） 是 申请人 （ 或 专利权人 ） 的 财产权 ， 作为 行政 机关 ， 对 行政 相对 人 的 财产权 的 变更 登记 应 谨慎 对待 。 为 避免 当事人 通过 伪造 他人 签章 ， 擅自 转让 他人 专利申请 权 （ 或 专利权 ） 的 情况 发生 ， 在 审查 权利 转让 或者 赠与 的 变更 请求 时 ， 要求 双方 当事人 必要 时 应当 提交 主体资格 证明 ， 以 辅助 判断 转让 合同 是否是 当事人 真实 意思 表示 ， 进而 可以 有效 降低 因 仿冒 签名 形成 的 虚假 证明文件 而 变更 合格 的 可能性 。
（ 二 ） 关于 外观设计 相关 内容 的 修改
4 . 修改 涉及 图形用户界面 的 产品 外观设计 的 相关 规定 （ 第一 部分 第三章 第 4.4 、 7.4 节 ）
为 顺应 图形用户界面 外观设计 领域 的 发展趋势 ， 更好 地 保护 图形用户界面 设计 的 创新 成果 ， 《 指南 》 修改 进一步 规范 了 涉及 图形用户界面 产品 外观设计 的 产品名称 和 简要 说明 的 撰写 要求 ， 放宽 了 图形用户界面 视图 提交 的 限制 ， 弱化 了 图形用户界面 与 最终 产品 的 联系 ， 解决 了 图形用户界面 在 一类 或 多 类产品 上 通用 保护 的 问题 。
修改 解读
自 2014 年 5 月 1 日 国家知识产权局 第六 十八号 局令 将 包括 图形用户界面 的 产品 纳入 了 外观设计 专利 保护 客体 以来 ， 涉及 图形用户界面 的 外观设计 专利申请 量 逐年 增加 ， 申请 排 在 前列 的 ， 均 是 新兴 互联网 公司 。 这些 创新 主体 设计 的 图形用户界面 一般 都 是 通过 互联网 通用 在 手机 、 电脑 、 台式 计算机 显示装置 上 ， 而 不是 局限于 某 一个 具体 产品 之上 。 由于 现行 规定 要求 申请 文件 应 采取 实体 产品 与 界面 相结合 的 形式 ， 那么 对于 具有 通用性 的 图形用户界面 就 需要 与 不同 的 产品 相结合 来 进行 申请 ， 这一 规定 造成 了 图形用户界面 产品 保护 范围 不 明确 以及 侵权 判定 有 争议 的 问题 。 此次 《 指南 》 修改 通过 放宽 图形用户界面 视图 提交 的 限制 ， 解决 了 图形用户界面 在 一类 或 多 类产品 上 通用 保护 的 问题 ， 即 对于 设计 要点 仅 在于 图形用户界面 的 申请 ， 将 视图 要求 简化 为 至少 提交 一幅 包含 该 图形用户界面 的 显示 屏幕 面板 的 正投影 视图 ， 从而 将 图形用户界面 与其 具体 所 应用 的 产品 脱钩 。 同时 对于 这种 通用性 图形用户界面 ， 要求 在 简要 说明 中以 穷举 的 形式 明确 其 应用 的 最终 产品 。
（ 三 ） 关于 发明专利 申请 实质 审查 相关 内容 的 修改
5 . 完善 三步 法 评述 的 一般 规定 （ 第二 部分 第四章 第 3.2 . 1.1 节 ）
《 指南 》 修改 进一步 完善 “ 三步 法 ” 评述 创造性 的 相关 规定 , 明确 了 要 根据 区别 特征 在 要求 保护 的 发明 中所能 达到 的 技术 效果 来 确定 发明 实际 解决 的 技术 问题 ; 并且 规定 对于 功能 上 彼此 相互支持 、 存在 相互作用 关系 的 技术 特征 ， 应 整体 上 考虑 所述 技术 特征 和 它们 之间 的 关系 在 要求 保护 的 发明 中 所 达到 的 技术 效果 。
修改 解读
创造性 是 专利法 对于 发明 创新 高度 的 要求 ， 评判 创造性 的 关键在于 尽可能 客观 衡量 发明 技术 贡献 的 大小 ， 使得 最终 授予 的 专利权 能够 与 发明人 对 现有 技术 的 真正 贡献 相匹配 。 在 “ 三步 法 ” 判断 方法 中 ， 发明 实际 解决 技术 问题 的 确定 是 其中 的 难点 ， 此次 修改 强调 了 在 确定 发明 实际 解决 的 技术 问题 时 ， 不 应 仅仅 基于 区别 特征 本身 固有 的 功能 或 作用 ， 而 应当 根据 区别 特征 在 要求 保护 的 整个 方案 中所能 达到 的 技术 效果 ， 同时 对于 功能 上 彼此 支持 、 存在 相互作用 关系 的 技术 特征 ， 在 确定 发明 实际 解决 的 技术 问题 时 应当 整体 予以考虑 。
6 . 进一步 规范 审查员 理解 发明 的 一般 路径 （ 第二 部分 第八章 第 4.2 节 ）
《 指南 》 修改 进一步 规范 审查员 理解 发明 的 一般 路径 ， 明确 审查员 在 理解 发明 时 应当 充分 了解 背景 技术 整体 状况 、 理解 发明 的 技术 方案 所 能 带来 的 技术 效果 、 明确 发明 相对 于 背景 技术 所 作出 的 改进 。
修改 解读
正确理解 发明 是 审查员 认定 申请 事实 、 客观 评价 创造性 的 前提 ， 此次 修改 进一步 明确 审查员 在 理解 发明 时 ， 应当 从 说明书 记载 的 背景 技术 出发 ， 因为 申请 文件 中 记载 的 背景 技术 通常 是 发明人 实施 技术 改进 的 对象 ， 也 是 发明创造 的 真正 技术 起点 。 同时 修改 还 进一步 明确 了 审查员 在 理解 发明 时 重点 在于 整体 理解 发明 ， 应当 把握 发明 对 背景 技术 的 改进 思路 ， 明晰 发明 的 贡献 。
7 . 强化 审查员 的 公知 常识 举证责任 （ 第二 部分 第八章 第 4.10 . 2.2 节 ）
《 指南 》 修改 明确 在 申请人 对 审查员 引用 的 公知 常识 有 异议 时 ， 审查员 应当 提供 证据 或 说明 理由 ; 审查员 将 “ 发明 点 ” 认定 为 公知 常识 时 ， 通常 应当 提供 证据 。
修改 解读
此次 《 指南 》 修改 规范 了 创造性 评述 中 对公 知 常识 的 使用 ， 有 针对性 地 强化 审查员 的 举证责任 ， 一方面 明确 了 如果 申请人 对 审查员 引用 的 公知 常识 有 异议 ， 审查员 应当 提供 相应 的 证据 予以 证明 或 说明 理由 ; 另一方面 明确 了 审查员 将   权利 要求 中 对 技术 问题 的 解决 作出贡献 的 技术 特征 认定 为 公知 常识 时 通常 应当 提供 证据 予以 证明 。
（ 四 ） 关于 检索 相关 内容 的 修改
8 . 全面 修改 和 完善 检索 相关 规定 （ 第二 部分 第七章 第 2 、 5.3 、 5.4 . 2 、 6.2 、 6.3 、 8.1 、 10 、 12 节 ）
检索 相关 内容 的 修改 涉及 《 指南 》 第二 部分 第七章 ， 其 目的 是 将 审查 实践 中 总结 出 的 有关 检索 的 有益 经验 进行 固化 ， 提高 审查员 检索 效能 ， 包括 修改 有关 审查 用 检索 资料 的 形式 和 类型 ; 重新 编写 检索 过程 和 检索 策略 的 规范 ; 规定 检索 的 最低 限度 数据库 ， 进一步 明确 中止 检索 的 原则 ; 完善 不必 检索 的 情况 的 规定 ; 规范 检索 信息 记录 的 内容 等 。
修改 解读
检索 是 专利审查 的 关键环节 ， 检索 质量 是 审查 质量 的 核心 和 关键 。